보통명칭과 저명상표는 한 끗 차이! 보톡스 사건

안녕하세요. 코기별입니다.

제 글을 계속 보시는 분이면 보통명칭과 저명상표가 무엇인지 알고 계실 겁니다.

최근에 일어난 분쟁 중에 보톡스가 보통명칭인지, 저명상표인지에 대해 논란이 되었는데요.

보톡스가 보통명칭으로 인정된다면 누구든지 사용할 수 있는 용어가 되고 저명상표로 인정된다면 상표권자가 권리를 행사할 수 있기 때문에 업계에선 꽤 중요한 사건이 되었습니다. 함께 보도록 하겠습니다.

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1. 문제가 된 상표

A의 보톡스 상표

B의 보노톡스 상표

보톡스는 A사의 등록된 상표입니다. B의 보노톡스 상표 또한 보톡스 상표 이후 등록이 되었습니다. 화가 난 A는 보톡스 상표가 남녀노소 불문하고 알고 있는 저명상표라고 주장하며 상표법 제34조 제1항 제11호의 무효사유를 주장하며 B에게 무효심판을 청구하게 됩니다.

2. 보톡스 상표권자 A의 주장

A는 보톡스 상표가 저명한 상표라고 주장합니다.

저명상표에 해당하는지는 그 상품이나 영업에 사용되는 상표 등의 사용기간, 사용량, 사용방법, 상품의 거래량 등을 고려하여 거래실정과 사회통념상 그 상품의 출처 또는 영업주체에 관한 인식이 객관적으로 널리 퍼져 있다고 볼 수 있는지 판단합니다. 

이에 따라 A는 1991년 경부터 보툴리눔 독소형에 보톡스를 사용해 왔으며, 국내에서도 1990년대에 이미 보톡스와 동일한 표장에 관해 지정상품을 신경이상치료제, 근이소증치료제 등으로 하여 상표등록을 받았다고 주장합니다. 그리고 전 세계 주름치료제 시장에서 2008년 기준으로 약 85%의 시장점유율을 차지했고 네이버나 다음의 사전에 보톡스가 주름개선용 주사제의 브랜드이자 등록상표라고 기재되어 있음을 주장하여 상표의 사용량 및 사용기간, 사용방법 등을 근거로 저명상표라고 주장합니다.

3. 보노톡스 상표권자 B의 주장

B는 보톡스가 보통명칭이 되어 식별력을 상실하였으므로 저명상표에 해당하지 않는다고 주장합니다.

상품의 보통명칭이라 함은 상품의 일반적 명칭으로서 그 지정상품을 취급하는 거래계에서 당해 업자와 일반 수요자 사이에 그 상품을 지칭하는 것으로 실제로 사용되고 인식되어 있는 일반적인 명칭, 약칭, 속칭 등으로서 특정인의 업무에 관련된 상품이라고 인식되지 아니하는 것을 말하고 이를 독점하는 것은 부당합니다.

그리고 보통명칭화 판단방법은 상표권자의 이익, 상표에 화체되어 있는 영업상의 신용에 의한 일반 수요자의 이익을 희생하면서까지 이를 인정해야 할 만한 예외적인 경우에 해당하는가를 고려하여 신중하게 판단해야 하며, 보통명칭이 되기 위해서는 일반소비자가 이를 보통명칭으로 의식할 우려가 있다는 것만으로는 부족하고 거래계에서 그 명칭이 특정 상품의 일반명칭으로서 현실적으로 사용되고 있는 사실이 인정되어야 합니다.

따라서 B는 신문기사나 언론매체에서 보톡스를 보통명칭처럼 사용하고 있고 피부주름 개선제를 취급하는 거래계에서 업자와 수요자 사이에 그 상품을 지칭하는 것이 되었다고 주장합니다.

4. 보톡스는 저명한 상표일까 보통명칭일까

A는 보톡스가 널리 알려지자 보통명칭화되는 것을 막기 위해 일간지에 보톡스가 상표명인 사실을 여러 차례 광고하였고, 보톡스 상표를 사용하는 병원들에게 경고장을 보냈으며, 보톡스 상표와 유사한 상표들에 대해 이의신청, 무효심판, 심결취소소송 등을 여러 차례 제기 했으며, 상표명인 사실을 알리는 안내자료, 홍보물 등을 제작하여 배포하는 등의 노력을 계속해온 점 등을 토대로 보통명칭화 되는 것을 막기 위한 노력을 인정받았습니다. 따라서 보톡스는 보통명칭이 아닌 저명한 상표로 인정되었습니다.

따라서 저명한 상표 보톡스는 B의 보노톡스 상표와 외관과 호칭이 비슷하고 지정상품인 주름치료용 주사제의 피부 기능 개선 목적의 용도가 유사하며 피부 미용에 관심 있는 사람들이 주된 수요자 층이 중복되는 점을 고려하면 양 상품의 경제적 견련관계도 인정되므로, 보노톡스는 보톡스 상표와 영업 혼동을 불러일으키는 경우에 해당하여 상표법 제34조 제1항 제11호에 해당하게 됩니다.

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보통명칭 편을 다루면서 여러분께 보통명칭화에 대해 주의하라고 말씀드렸던 것처럼, 최근에도 보통명칭에 대한 분쟁이 빈번히 발생하고 있습니다.

따라서 등록상표임을 반드시 밝히고 사용하고 상표를 동사화나 소유격화 시켜 사용하지 않음이 반드시 필요하겠습니다.

지금까지 코기별이었습니다.