상표의 다양항 기능과 타인의 상표와 구별하는 힘!

안녕하세요. 코기별입니다. 이번 시간에는 상표의 기능과 식별력에 대해 알아보겠습니다.

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1. 상표의 기능
상표의 기능을 설명하는 법조문은 없고, 판례와 학계 교수님들의 논문에 기재된 내용을 근거로 합니다. 함께 보시죠.
  1) 의의
상표를 상품에 사용하는 경우 상품과의 관계에서 어떻게 인식되고 작용하는가의 문제를 말합니다. 과거에는 자타상품식별기능과 출처표시기능만을 상표의 기능으로 보았으나, 최근엔 거래실정 변화로 품질보증기능이 중요시되고 있습니다.
  2) 자타상품식별기능
자신의 상품과 타인의 상품을 구별할 수 있는 기능으로 상표의 본원적 기능입니다.
  3) 출처표시기능
동일한 상표의 상품은 동일한 출처에 기인하므로, 상표는 익명의 존재로서의 '추상적 출처'를 뜻합니다. 2006후3113 판례에 따르면 상표에 관한 권리자의 명칭이 구체적으로 알려져야 하는 것은 아니며 동일하고 일관된 출처로 인식될 수 있으면 충분하다고 하듯이, 추상적 출처여도 동일하고 일관된 출처면 본 기능을 만족한다고 할 수 있습니다.
  4) 품질보증기능
동일한 상표의 상품에 대해 동일한 품질을 기대하게 하는 기능을 말하고, 오늘날 수요자 입장에서 가장 중요한 기능으로서 수요자 이익보호 측면에서 공익적 성격을 갖는 기능입니다. 예를 들어 동일한 상표를 사용하는데, 원재료나 공정 등의 차이로 인해 다양한 품질을 갖는 상품이 생산된다면 본 기능을 만족한다고 할 수 없습니다. 최근 명품 브랜드의 짝퉁 제품 생산이 명품 브랜드 상표의 품질보증기능을 해친다고 할 수 있죠.
  5) 광고선전기능
거래사회에서 판매촉진수단으로서의 기능을 말하며 이와 같은 이유로 상표를 말 없는 판매원이라고 부르게 되었습니다. 서비스는 유통되지 않으므로 출처표시기능보다 광고선전기능이 더 중요하다고 할 수 있겠습니다.
상표법은 상표 그 자체보다 상표의 기능을 보호한다고 이해하면 될 것 같습니다. 따라서 상표의 기능발휘는 상표적 사용이 전제되고, 상표의 기능 손상은 상표권 침해가 전제됩니다. 위에 언급했다시피, 명품 브랜드의 짝퉁 제품을 생산하여 상표적으로 사용한다면 그 상표의 품질보증기능을 손상시키는 것이고 이는 상표권 침해로 이어지는 것처럼요.

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2. 상표의 식별력
판례와 학계 통설은 식별력 판단에 있어서 자타상품식별력과 독점적응성을 종합적으로 고려하여 판단한다고 합니다. 즉, 식별력에는 자타상품식별력과 독점적응성 모두 포함되는 것이죠. 여기서 자타상품식별력은 자타상품을 구별하게 하는 힘을 의미하고, 독점적응성은 어떤 상표에 관해 특정인에게 독점적 사용권을 부여하는 것이 공익상 부당하면 등록적격이 없는 것을 뜻합니다. 두 요소는 이후 살펴볼 제33조 제1항 각호의 입법취지가 됩니다.
그리고 본질적 식별력이 없는 상표라도 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에는 제33조 제2항에 따라 사용한 상표를 사용한 상품에 한정하여 예외적으로 등록받을 수 있기도 합니다.
  1) 식별력의 성질

2011후3698 뉴발란스 사건
상표의 식별력은 그 상표가 가지고 있는 관념, 상품과의 관계, 당해 상품이 거래되는 시장의 성질, 거래 실태 및 거래 방법, 상품의 속성, 수요자의 구성, 상표 사용의 정도 등에 따라 달라질 수 있는 상대적·유동적인 것이다

 이 글을 보고 계신 분이라면 뉴발란스라는 상표를 아실 겁니다. 특히 운동화에 N 문자를 새겨 뉴발란스 특유의 출처표시를 나타내는 것으로 유명하죠. 다른 한 편, UNISTAR라는 회사도 N을 운동화에 표시하여 판매하고 있었는데 뉴발란스 측에서 자기상표의 권리범위에 속한다는 권리범위확인심판을 걸게 되었습니다. 결과는 어떻게 되었을까요? 항소심까지는 UNISTAR의 손을 들어주었습니다. N은 누구나 사용할 수 있는 알파벳에 불과하고, 뉴발란스 상표가 등록될 당시에는 N이 식별력이 없었기 때문이죠. 
하지만 대법원은 뉴발란스의 손을 들어주었습니다. 뉴발란스 상표가 등록된 이후부터 엄청난 매출액을 달성하고 베스트 브랜드로 선정되는 등 N이 새겨진 운동화는 일반 수요자에게 뉴발란스로 인식되는 식별력을 갖게 되었고, UNISTAR의 N 운동화와 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다고 판단한 것이죠.
이처럼 상표의 식별력은 사용주체나 상품에 따라 '상대적'이고 상표등록 전후로 달라지는 '유동적'인 성질이 있습니다. 아래에서 자세히 다뤄보겠습니다.
  2) 식별력의 상대성
상표의 식별력은 상표의 ① 사용주체에 따라, ② 사용상품에 따라 그 유무와 강약이 상대적입니다.

2012후2951 몬테소리 사건
상표법 제33조 제1항 제7호 소정의 '기타 식별력 없는 상표'에 해당하여 상표등록을 받을 수 없는 상표가 그 상표등록결정 전에 해당 지정상품에 관하여 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에 그 효과는 실제 사용자에게 귀속되는 것이다.

2005후2977 알파 사건
상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분과 동일한 표장이 거래사회에서 오랜 기간 사용된 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 부분은 사용된 상품에 관하여 식별력 있는 요부로 보아 상표의 유사여부를 판단할 수 있으나, 그렇다고 하더라도 그 부분이 사용되지 아니한 상품에 대해서까지 당연히 식별력 있는 요부가 됨을 전제로 하여 상표의 유사 여부를 판단할 수 없다.

몬테소리 사건은 ①사용주체에 따른 상표 식별력의 상대성을 판시한 사례입니다. 식별력이 없는 상표를 계속 사용하여 식별력을 취득했을 때, 그 식별력은 실제로 해당 상표를 사용한 사용자에게 귀속된다는 것이죠.
알파 사건은 ②사용상품에 따른 상표 식별력의 상대성을 판시한 사례입니다. 식별력이 없는 상표를 사용하여 식별력을 취득했을 때, 해당 상표가 사용되지 아니한 상품에 대해서는 식별력이 있음을 전제로 판단할 수 없음을 의미합니다. 상표의 사용은 상품과의 관계에서 특정되는 것이기 때문에 사용상품을 떠나서는 식별력 취득 자체가 인정되지 않기 때문입니다.
  3) 식별력의 유동성
식별력의 유동성은 ① 상표등록 전과 ② 상표등록 후에 사용에 의한 식별력을 취득한 경우로 나뉩니다.

96마217 재능교육 사건
기술적 표장이 상표법 제33조 제2항에 의하여 등록이 되었다면 이러한 등록상표는 사용에 의한 식별력을 갖추게 된 것이어서 상표권자는 그 등록상표를 배타적으로 사용할 수 있는 권리를 가지게 되었다고 볼 것이며, 그러한 등록상표에 관한 한 그 상표권은 상표법 제90조 제1항 제2호 소정의 상표에도 그 효력을 미칠 수 있다고 보아야 하므로, 상표권자는 상표법 제90조 제1항 제2호의 규정에도 불구하고 타인의 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 상표로서 사용하는 것을 금지시킬 수 있다. 이는 기술적 상표가 등록이 된 이후에 사용에 의하여 상표법 제33조 제2항에서 규정한 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에도 마찬가지라고 봄이 상당하다.

재능교육 사건은 식별력의 유동성을 판시한 대표적인 사건인데요. 특히 상표등록 전후로 사용에 의한 식별력을 취득한 상표에 대해 효력제한사유가 없어 배타권을 행사할 수 있다고 판시했습니다. 효력제한사유란 상표권자에게 그 권리를 독점적으로 부여하는 것이 적절하지 않다고 인정하여 상표권의 효력이 미치지 않도록 규정한 것인데, 본래 효력제한사유가 인정되었던 인용상표여도 상표권자의 상표가 사용에 의한 식별력을 갖추게 된다면 해당 인용상표에 권리를 행사할 수 있다는 것입니다. 이는 상표등록 전과 후로 사용에 의한 식별력을 취득한 경우 모두 해당합니다. 실질적인 출처혼동을 방지하는 법목적 상 등록 후에 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에도 효력 제한을 받지 않는다고 봄이 타당합니다.

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3. 요약
1) 상표의 기능은 자타상품식별기능과 출처표시기능, 품질보증기능, 광고선전기능이 있다.
2) 상표의 식별력은 사용주체와 사용상품에 따라 상대적이고, 상표등록 전과 후에 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에 따라 유동적입니다. 

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다음 시간에는 상표적 사용에 대해 다뤄보겠습니다.

지금까지 코기별이었습니다.