상표를 실제로 사용하려는 사람한테만 권리를 부여하다

안녕하세요. 이번 시간에는 상표의 사용의사에 대해 알아보도록 하겠습니다.

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1. 사용의사 의의 및 취지

상표법 제3조 [상표등록을 받을 수 있는자]
① 국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하려는 자는 자기의 상표를 등록받을 수 있다. 다만, 특허청 직원과 특허심판원 직원은 상속 또는 유증(遺贈)의 경우를 제외하고는 재직 중에 상표를 등록받을 수 없다.

사용의사의 취지는 타인으로부터 상표 사용료나 양도 대가 등을 목적으로 자신의 본래 업무와 아무런 관계도 없는 상표를 등록하는 상표브로커에 의한 상표권 남용을 방지하기 위함입니다.
따라서 제3조 제1항에서 '상표를 사용하려는 자'로 명문화했고, 등록요건으로서 사용의사가 없는 상표는 등록받을 수 없게 됩니다. 그렇다면 어떤 출원인이 사용의사가 있다고 볼 수 있는지 궁금할텐데 판례가 그 판단기준을 아래와 같이 설시했습니다. 
2. 사용의사 판단기준

2017나1810 탑플란트 치과 사건 
상표나 서비스표에 대한 사용의사는 상표나 서비스표 출원인의 주관적, 내면적인 의사에 해당하므로 외형적으로 드러나는 사정에 의하여 객관적으로 결정하여야 함이 마땅하고, 이를 지나치게 엄격하게 요구하면 등록주의의 근간을 손상시킬 수 있다는 점을 고려하여야 한다.

우리나라 상표법은 사용주의가 아닌 등록주의를 채택하고 있기 때문에 누가 먼저 사용했는지와 무관하게 출원절차를 통해 먼저 등록받은 자에게 상표권을 인정합니다. 반면 미국은 사용주의를 채택해서 먼저 상표를 사용한 자에게 상표권을 인정하고 있고요. 따라서 우리나라는 제3조 제1항에서 상표를 사용하는 자 뿐만 아니라 아직 사용하지 않지만 사용하려는 자도 등록받을 수 있다고 규정하고 있습니다.
각 제도의 장단점은 있지만 우리나라는 등록주의이므로 사용의사를 엄격히 요구하면 등록주의의 근간을 손상시킬 우려가 있어 출원인의 주관적, 내면적 의사를 중심으로 판단하되 출원인의 경력, 지정상품의 특성 및 출원인이 다수의 상표를 출원, 등록한 경우 등과 같이 외형적으로 드러나는 사정까지 종합적, 객관적으로 고려해서 판단해야 합니다. 즉 출원인의 주관적, 내면적 의사와 외형적으로 드러나는 사정까지 고려하는 것이 사용의사의 판단기준이라고 할 수 있습니다.
탑플란트 치과 사건의 경우, 치과의사가 아닌 자가 '탑플란트치과'라는 상표를 등록받아 치과병원을 운영하려는 치과의사들과 라이선스계약을 체결하여 탑플란트 네트워크를 이루었고 그 설립 목적인 치과병의원의 운영지원사업을 영위했습니다. 이 경우 출원인이 치과업을 영위하는 데 의료법상 법령상 제한이 있지만, 그 설립목적이 치과업과 밀접한 관계에 있고 실제로 치과병의원의 운영지원사업을 영위하는 등 그 내면적 의사와 외형적으로 드러나는 사정까지 고려했을 때 상표 사용의사가 있다고 인정받은 사건입니다.
3. 사용의사 위반유형
특허청 심사관분들이 참고하는 심사기준에는 아래와 같은 유형을 사용의사가 없는 경우로 본다고 합니다.

사용의사 위반유형 심사기준 예시
- 개인이 대규모 자본 및 시설 등이 필요한 상품을 지정한 경우
- 견련관계가 없는 비유사 상품의 종류를 다수 지정한 경우
- 개인이 법령상 일정 자격이 필요한 상품과 관련하여 견련관계가 없는 상품을 2개 이상 지정한 경우
- 기타 상표 선점이나 타인의 상표등록을 배제할 목적 등으로 출원하는 것이라고 의심이 드는 경우
- 연예인·방송프로그램·유명캐릭터 등의 명칭을 2개 이상의 비유사 상품을 지정하여 출원하는 경우
- 타인이 이미 제조판매·수입 품목허가·신고를 한 의약품 명칭과 동일한 의약품 명칭을 상표로 출원하는 경우
- 미성년자가 단독으로 출원하거나, 미성년자만으로 공동 출원한 경우(다만, 출원된 상표를 사용하고 있는 사실이 있고 상표 사용분야와 견련관계가 있는 상품에 출원한 경우는 제외) 
- 가맹본부(법인)의 프랜차이즈 상표를 법인의 대표자 등 개인이 출원하는 경우

이 중 마지막 위반유형을 비판한 판례가 최근 설시되었습니다. 사건번호 2020허4198 판례에 따르면, 상표를 '사용하는 자 또는 사용하려는 자'에는 자기와 관련 있는 사람으로 하여금 자기의 관리·통제 하에 상표를 사용하게 하고 있거나 사용하게 하려는 자도 포함된다고 하여 심사기준을 부정합니다. 이처럼 사법부와 행정부 간에 의견차이가 생길 수 있는데, 보통 심사기준은 판례를 많이 참고하기 때문에 향후 수정·보완될 것으로 예상됩니다. 따라서 프랜차이즈 상표를 그 대표자 개인이 출원하더라도 사용의사가 없다고 단정지을 수 없다는 것이겠죠.
또한 지정 서비스를 영위하기에 법령상 일정 자격이 필요한 경우라도 사용의사가 없다고 단정지을 수 없습니다. 바로 위에서 설명드린 탑플란트치과 사건입니다.

2017나1810 탑플란트치과 사건
서비스를 영위함에 있어 법령상 제한이 있는 자라 하여 반드시 당해 상표를 사용할 의사가 없다고 일률적으로 단정하여서는 아니되고, 그 서비스와 출원인의 업무가 밀접한 관계에 있고, 출원인이 사회적·경제적으로 당해 상표를 사용할 합리적 필요성이 인정되는 경우에는 상표에 대하여 사용의사를 인정할 수 있다고 봄이 타당하다.

치과의사가 아닌 자가 치과업을 지정 서비스로 하여 등록받았지만, 출원인의 업무와 밀접한 관계가 있었고 상표를 사용할 합리적 필요성이 인정되었기에 사용의사가 인정되었습니다.
그 밖에 한 심사기준에서는 변호사업, 변리사업, 공인노무사업은 견련관계가 있는 상품으로 봅니다. 즉 변호사, 변리사, 공인노무사 상호 간의 업을 영위하기 위해서 법령상 일정 자격이 필요하지만 한 직업이 다른 서비스업을 지정하여 출원했더라도 심사기준을 통해 직관적으로 출원이 거절되지 않는다는 말입니다. 견련관계가 없는 비유사 서비스를 다수 지정했다고 볼 수 없기 때문이죠.
4. 사용의사 증명방법
실무적인 얘기를 하자면, 사용의사가 없다고 판단되어 거절이유가 나왔을 때 혹은 출원할 때부터 사용의사가 없다는 합리적 의심이 든다고 대리인이 판단할 때 이를 증명하는 방법입니다.
심사기준에 따르면 '사용사실'은 사용사실 입증서면을 통해, '사용의사'는 상표 사용계획서를 통해 입증이 가능합니다. 하지만 출원인이 상표 사용사실을 제출한 경우라도 명목적인 사용이라고 판단되거나 상표 사용계획서가 형식적이어서 합리적 의심이 해소되지 않는 경우 심사관은 거절할 수 있습니다.
따라서 출원시 실제 상표를 사용 중이라면 입증할 수 있는 사진이나 서류를 준비해두고, 사용할 계획이라면 지정 상품·서비스에 맞춰 견본품에 실제로 표기하는 등 구체적인 사용 태양을 기재해야겠죠.

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5. 요약
1) 사용의사는 상표법 제3조 제1항에서 규정하고 있다.
2) 사용의사 판단은 출원인의 주관적·내면적 의사를 중심으로 하되 외형적으로 드러나는 사정을 기준으로 종합적으로 고려해야한다.
3) 사용의사 판단 시 주의사항은 제도 취지상 등록주의를 보완하기 위함이지 사용주의로 대체하는 게 아니므로 등록주의의 근간이 손상되지 않게 엄격히 요구하지 않는다.
4) 본인의 상표가 심사기준 위반유형에 해당한다면 사용의사를 입증할 수 있는 서류를 준비해야 한다.

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다음 시간에는 상표의 기능과 식별력에 대해 다뤄보겠습니다.
지금까지 코기별이었습니다.