상표를 그냥 표시한 건 사용한 게 아니라고?

안녕하세요. 코기별입니다.
지난 시간에는 상표의 기능과 식별력에 대해 배웠습니다. 상표의 기능과 식별력은 표장 자체의 특징이라고 볼 수 있다면, 지금부터 알아볼 상표적 사용은 상표를 사용하는 자에 대한 내용입니다. 고맙게도 상표의 사용은 법조문에서 서술하고 있습니다.

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1. 상표적 사용의 의의

상표법 제2조(정의)
① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
  11. "상표의 사용"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.
    가. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위
    나. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위
    다. 상품에 관한 광고·정가표·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위
② 제1항 제11호 각 목에 따른 상표를 표시하는 행위에는 다음 각 호의 어느 하나의 방법으로 표시하는 행위가 포함된다.
  1. 표장의 형상이나 소리 또는 냄새로 상표를 표시하는 행위
  2. 전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위

상표적 사용은 형식적으로 제2조 제1항 제11호 각목 또는 제2조 제2항에 해당하고, 실질적으로 상표의 기능이 발휘되는 사용을 의미합니다. 상표적 사용은 상표로서의 사용과 같은 의미고, 제2조 제1항 제11호에서 규정하는 상표의 사용과는 구별되는 개념입니다.
즉, 상표적 사용은 상표의 기능이 발휘되는 실질적 사용을 뜻한다고 볼 수 있습니다. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 단순히 표시하는 행위 등만으로는 상표적 사용이라 할 수 없고, 상표를 표시함으로써 자타상품식별기능이나 출처표시기능 등이 발휘되어야 한다는 말입니다. 상표를 사용하는 자가 어떻게 상표의 기능이 발휘되게 사용하는 지에 대해 의문이 들텐데 잠시 후 판단기준을 설시한 판례를 소개하겠습니다. 그 전에 먼저 형식적인 상표사용에 대해 알아보겠습니다.
2. 형식적인 상표사용
  1) 표시행위 (제2조 제1항 제11호 가목)
상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위로, 상품에 직접 표시하거나 상품의 가격표나 영수증에 상표를 표시, 상품 진열대에 상표 표시, 주문자 상표 부착방식(OEM)에 의한 상표 사용이 이에 해당합니다. 공산품인 상품의 내부에 조립되어 기능하는 부품에 표시된 표장은 유통이나 통상적인 사용에서 상표의 존재조차 알 수 없고, 그 상품을 분해하여야만 거래자나 일반 수요자들이 인식할 수 있는 표장을 사용한 것은 상표의 사용이라고 할 수 없습니다.(SONY 판례 인용) 누구나 어디서든 쉽게 표장을 볼 수 있게 표시를 해야 가목의 표시행위에 해당한다는 말입니다.
  2) 유통행위 (제2조 제1항 제11호 나목)
상품 또는 상품의 포장에 가목의 표시행위를 한 것을 유통시킨다면 나목의 유통행위에 해당합니다. 양도 또는 인도, 전시, 수출, 수입하는 행위를 유통으로 칭합니다.
  3) 광고선전행위 (제2조 제1항 제11호 다목)
광고의 내용 및 형식은 상표법에 특별히 규정된 바 없고, 상품에 관한 정보를 수요자에게 시각적으로 알리는 정도의 그림이나 글이면 광고에 해당하는 것이고 반드시 상품명이나 제조원이 표시되어야 하는 것은 아닙니다. 그리고 광고행위는 상표를 표시한 후 이를 전시 또는 반포해야 상표의 사용에 해당합니다.
VSP 사건에 따르면, 상표로서의 사용의 일종인 상품의 '광고'에는 신문, 잡지, 카탈로그, 간판, TV뿐만 아니라 인터넷 검색결과 화면을 통하여 일반소비자에게 상품에 관한 정보를 시각적으로 알리는 것도 포함됩니다. 이는 제2조 제2항 제2호로 명문화됩니다.
  4) 제2조 제2항에 따른 사용행위
입체적 형상, 소리, 냄새로의 사용행위(제1호)와 온라인 상에서의 상표 사용 행위(제2호)를 말하는데, 제2호의 온라인 상에서의 상표 사용 행위는 전기통신회선을 통해 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위를 말합니다. 예를 들어 유튜브 광고에서 특정 상표를 표시하는 등의 행위가 해당합니다. 반면 메타버스와 같이 가상공간에서 표시된 상표는 상표의 사용에 해당하지 않는다고 보는 것이 통설입니다.
3. 실질적인 상표사용
위에서 말한 실질적 상표사용의 판단기준을 소개하고, 관련 여러 케이스를 살펴보고자 합니다.

2010도15512 루이비통 사건
표장이 상표로서 사용되고 있는지의 여부를 판단하기 위하여는 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양, 등록상표의 주지저명성, 그리고 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 한다.

실질적 상표사용은 상표가 사용되는 상품과의 관계, 상품 등에 표시된 위치나 크기 등 사용 태양, 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 판단해야 합니다. 무심코 사용했던 표장 때문에 경고장을 받거나 상표 침해 소송을 당했다면, 이러한 요소들을 바탕으로 상표적 사용이 아님을 증명하여 대응해야 합니다. 아래 케이스들을 보며 어떤 경우가 상표적 사용인지 아닌지 알아보겠습니다.
  1) 설명적 사용 (실질적 상표사용에 해당X)

2002다63640 Windows 사건, 2005도1637 SONY 사건
타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니라 서적의 내용 등을 안내·설명하기 위해 사용되거나 상품의 기능이 적용되는 기종을 밝히기 위한 것으로서 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다.

상품의 설명과 안내를 위한 상표 사용과 규격이나 용도 표시를 위한 상표 사용은, 사용자의 의도와 해당 상표를 본 일반 수요자가 상표적 사용으로 인식하지 못함을 종합적으로 고려했을 때 실질적 상표사용에 해당하지 않는다고 판시했습니다. 예를 들어 제가 여러분께 설명하기 위해 'SONY'라는 문자를 웹페이지에 기재했다고 하더라도 이는 설명적 사용이기 때문에 SONY사의 상표를 침해하지 않습니다.
  2) 디자인에 관한 상표의 사용 (실질적 상표사용에 해당△)

2011다18802 아가타 사건, 2010다58261 포트메리온 사건, 2019후10418 배선덕트 사건)
타인 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라도 상표의 본질적인 기능인 출처표시를 위한 것이 아닌 순전히 디자인적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 침해행위가 아니다. 다만, 디자인과 상표는 배타적·선택적 관계에 있는 것이 아니므로 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능인 자기의 상품과 타인의 상품의 식별, 즉 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 그러한 상표의 사용은 상표로서 사용된 것으로 보아야 한다.

상표의 표장에는 보통 문자와 그림으로 구성됩니다. i) 표장의 그림을 순수하게 디자인적으로 사용했다면 일반 수요자에게 상표의 사용으로 인식될 수 없는 한 상표의 사용이라고 볼 수 없지만, ii) 디자인임과 동시에 상표의 사용으로 인식될 수 있다면 실질적 상표사용에 해당할 수 있다고 판시했습니다.
예를 들어 저명상표인 버버리는 특유의 체크 무늬를 가지고 있습니다. 그 체크 무늬는 버버리사가 상표로 등록하여 사용하고 있는데, 다른 사람이 그 체크 무늬가 디자인적으로 예쁘다고 하여 사용한다면 디자인임과 동시에 일반 수요자에겐 상표의 사용으로 인식될 수 있기에 버버리사의 상표권 침해에 해당할 수 있습니다. 실제 버버리사는 해당 체크 무늬를 사용한 국내 교복제작업체에 상표 침해 소송을 제기했고 2023년부터 버버리가 침해를 주장한 체크 무늬를 사용할 수 없게 되었습니다. 버버리 체크 무늬는 손수건 등 우리 주변에서 어렵지 않게 찾아볼 수 있는데 이는 대부분 무단으로 사용하고 있습니다. 이처럼 국내 업체들은 해외 저명브랜드와 분쟁의 소지를 인식하지 못하거나 안일하게 생각합니다. 사업적으로 크게 확장할 계획이라면 저명상표 무단도용으로 인한 브랜드 이미지 하락을 조심해야할 것입니다.
  3) 서적의 제호나 음반의 제명으로서 사용 (실질적 상표사용에 해당△)
일반적으로 책의 제목은 그 책의 내용을 표시할 뿐 출판사 등 그 출처를 표시하는 것은 아니어서 원칙적으로 그 상품을 다른 사람의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장이 아닙니다.
예외적으로, 음반은 일반 유체물과 마찬가지로 독립된 거래의 대상이 되는 상품이므로, 음반의 종류 및 성격, 음반의 제명이 저작물의 내용 등을 직접적으로 표시하는지 여부 및 실제 사용 태양, 동일 제명이 사용된 후속 시리즈 음반의 출시 여부, 광고·판매 실적 및 기간 등 구체적·개별적 사정 여하에 따라 음반의 제명이 일반 수요자에게 상품의 출처를 표시하고 자기의 업무에 관계된 상품과 타인의 업무에 관계된 상품을 구별하는 표지로서 인식되는 때에는, 그 음반의 제명은 단순히 창작물의 내용을 표시하는 명칭에 머무르지 않고 자타상품의 식별표지로서 기능합니다.
  4) 완성품과 부품과의 관계 (실질적 상표사용에 해당△)
SONY 사건에 따르면 공산품인 상품의 내부에 조립되어 기능하는 부품에 표시된 표장으로서 그 상품의 유통이나 통상적인 사용 혹은 유지행위에 있어서는 그 존재조차 알 수 없고, 오로지 그 상품을 '분해'하여야만 거래자나 일반 수요자들이 인식할 수 있는 표장은 그상품에 있어서 상표로서의 기능을 다할 수 없을 것이므로 이를 가리켜 상표법에서 말하는 상표라고 할 수 없습니다. 즉 이러한 상표를 사용한 것은 상표로서의 사용이라고도 할 수 없게 됩니다. 이처럼 완성품과 부품 사이에 경합이 없는 경우에는 상표적 사용으로 볼 수 없지만, 경합이 있다면 위의 실질적 상표사용 판단기준을 토대로 판단해야 합니다.
예를 들어 의류 자체에는 적법한 등록상표를 표시하여 사용하고 있지만 소재를 구성하는 직물지에 다른 상표가 표시되어 있다면, 의류를 분해하여야만 그 상표를 볼 수 있는 게 아니므로 완성품과 소재가 경합하는 것으로 볼 수 있어 직물지에 표시된 상표를 침해할 소지가 있습니다. 
  5) 키워드 광고와 도메인 이름 (실질적 상표사용에 해당△)

2010후3073 VSP사건
인터넷 포털사이트 운영자로부터 키워드의 이용권을 구입하여 일반 인터넷 사용자가 단어나 문구를 검색창에 입력하면 검색결과화면에 키워드 구입자의 홈페이지로 이동할 수 있는 스폰서링크나 홈페이지 주소 등이 나타나는 경우에, 검색결과 화면에 나타난 표장이 자타 상품의 출처 표시를 위하여 사용된 것으로 볼 수 있다면 이는 상표권의 권리범위 확인심판의 전제가 되는 상표로서의 사용에 해당한다.

네이버나 구글 등에 특정 키워드를 검색했을 때 나타나는 화면에 키워드 구입자의 홈페이지로 이동할 수 있는 스폰서링크 등이 나타나면서, 그 검색결과 화면에 다른 표장이 자타 상품 출처 표시를 위해 사용되었다면 상표로서의 사용에 해당한다고 볼 수 있습니다. 이후 연결된 키워드 구입자의 홈페이지에서 별도의 표장이 부착된 제품이 판매되고 있다고 하더라도 이는 타상표의 상표적 사용 이후에 있는 독립적 사용태양으로서 타상표의 실질적 상표사용 조각 사유가 될 수 없습니다.

2002다13782 Viagra 사건
특정한 도메인 이름으로 웹사이트를 개설하여 제품을 판매하는 영업을 하면서 그 웹사이트에서 취급하는 제품에 독자적인 상표를 부착·사용하고 있는 경우에는 그 도메인 이름이 일반인들을 웹사이트로 유인하는 역할을 한다고 하더라도, 도메인 이름 자체가 곧바로 상품의 출처표시로서 기능한다고 할 수 없다. 

반면 도메인 이름의 경우 도메인 주소를 통해 수요자를 유인할 수는 있지만, 연결되는 웹사이트에서는 독자적인 상표를 반드시 사용하고 있어야 도메인 주소에 기재한 상표를 상표적으로 사용하지 않았음을 인정받을 수 있습니다. 온라인 마케팅에 충분히 활용될 수 있는 기법입니다.

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4. 요약
1) 상표적 사용은 형식적 사용과 실질적 사용이 있다.
2) 실질적 사용은 판단기준을 바탕으로 여러 케이스에 따라 실질적 상표 사용 여부를 판단할 수 있다.
3) 상표적 사용 여부는 상표 침해 분쟁에서 중요한 고려요소다.

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다음 시간에는 상표의 동일 및 유사판단에 대해 알아보겠습니다.