계약 조건 위반한 판매 상품에 상표권의 효력이 닿을까? 메트로시티 사건

안녕하세요. 코기별입니다.

트럼프카드 사건에서 권리소진에 대해 알아보았는데요. 이번 시간에는 부수적인 계약조건을 위반한 경우에도 상표권의 권리가 소진되는지 알아보겠습니다.

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1. 권리소진이란 무엇인가

제 글을 읽지 않은 분들을 위해 권리소진에 대해 간단하게 소개하겠습니다. 권리소진은 특별한 사정이 없는 한 상표권자 등이 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우 당해 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진되고, 그로써 상표권의 효력은 당해 상품을 사용, 양도 또는 대여한 행위 등에는 미치지 않는다는 내용입니다. 즉, 상표권이 표시된 상품을 판매했으면 더이상 그 상품에 대해 상표권의 효력을 인정할 수 없다는 것이죠. 상표권자의 이중이득 방지 위함입니다.

2. 권리소진이 인정되지 않는 경우가 있을까?

원래의 상품과의 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선을 하는 경우에는 '실질적으로 생산행위'를 하는 것과 마찬가지이므로, 이러한 경우에는 권리소진이 되지 않아 상표권자의 권리를 침해하는 것으로 보아야 합니다. 트럼프카드 사건은 실질적으로 생산행위로 인정되지 않아서 권리소진이 된다는 내용이었죠.

그렇다면 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선인지 여부의 판단 방법은 상품의 객관적인 성질, 이용형태 및 상표법의 규정취지와 상표의 기능 등을 종합하여 판단해야 한다고 했습니다.

3. 통상사용권자가 계약상 부수적인 조건을 위반하여 판매한 경우는 권리소진이 인정될까?

먼저 통상사용권자란 상표권자로부터 계약에 의하여 또는 법률이나 행정처분에 의하여 일정한 범위에서 상표권을 사용할 수 있는 사람을 말합니다. 즉, 통상사용권자는 상표권자와 계약하여 상표를 사용할 권리를 가질 수 있는 사람이죠.

매트로시티 상표

매트로시티 사건은 매트로시티 상표권자와 통상사용권자 사이의 다툼입니다. 

매트로시티는 통상사용권자에게 본인과 합의된 매장에서 판매하는 경우에 상표를 사용할 수 있는 조건으로 통상사용권을 부여했는데요. 'M'자 문양의 브랜드가 부착된 시계를 위 약정에 위반하여 통상사용권자로부터 납품받아 매트로시티와 합의되지 않은 온라인몰이나 오픈마켓 등에서 판매한 것입니다. 이를 본 매트로시티는 본인의 상표권을 침해했다는 내용으로 기소를 했는데요. 

피고인이 판매한 시계는 매트로시티 회사의 허락을 받아 통상사용권자가 적법하게 상표를 부착하여 생산한 상품이었고, 판매장소 제한 약정을 위반하여 피고인의 인터넷 쇼핑몰에서 상품을 유통시킨 것만으로는 상표의 출처표시 기능이나 품질보증 기능이 침해되었다고 보기 어렵다는 점, 

상표권사용게약상 통상사용권자에게 시계 상품에 대한 제조·판매 권한이 부여되었고 판매를 전면 금지한 재래시장과는 달리 할인매장과 인터넷 쇼핑몰에서의 판매는 상표권자의 동의 하에 가능하여 유통이 원천적으로 금지되지도 않은 점, 

피고인의 인터넷 쇼핑몰이 판매가 허용된 다른 인터넷 쇼핑몰과 근본적인 차이가 없고, 인터넷 쇼핑몰에서 판매된다는 것만으로 바로 매트로시티 회사 상표의 명성이나 그동안 구축한 상표권에 대한 이미지가 손상된다고 보기 어려운 점, 

통상사용권자는 피고인으로부터 대가를 받고 상품을 공급한 것이므로 상품이 판매됨으로써 상표권자에게 금전적 보상이 이루어졌다고 볼 수 있고, 매트로시티 회사는 추가적인 유통을 금지할 이익이 크다고 보기 어려운 반면 거래를 통해 상품을 구입한 수요자 보호의 필요성은 인정되는 점을 근거로

통상사용권자가 피고인에게 상품을 공급함으로써 해당 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진되고 그로써 상표권의 효력은 더이상 미치지 않는다고 판단했습니다.

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상표권의 권리소진은 거래사회에 치명적인 타격을 일으키지 않은 이상 대부분 소진된다고 볼 수 있을 것 같습니다.

지금까지 코기별이었습니다.