상표적 사용의 인정여부는 심판의 종류에 따라 달라질 수 있다

안녕하세요. 코기별입니다.

상표법에서 가장 중요하다고 해도 과언이 아닌 상표적 사용 편을 준비했습니다.

이전 글에서는 상표적 사용의 의미와 판단 방법, 유형에 대해 알아봤다면 이번에는 심판의 종류에 따라 상표적 사용인지 여부가 달라질 수 있는 것을 알아볼 겁니다.

그 이유부터 말씀드리자면 심판의 존재 의의가 다르기 때문입니다. 함께 보시죠.

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1. 상표로서 사용되고 있는지 여부는 어떻게 판단할까 (복습)

상표로서 사용되고 있는지 여부는 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양(상품 등에 표시된 위치, 크기 등), 등록상표의 주지저명성, 사용자의 의도와 경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 종합하여 판단해야 한다고 했습니다.

또한 디자인과 상표는 배타적·선택적 관계에 있지 않으므로 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능인 자타상품의 출처표시로서 기능하는 경우에는 상표로서 사용된 것으로 보아야 합니다.

포트메리온 사건의 예시를 들어드리겠습니다.

포트메리온의 도형상표

유리그릇 테두리에 이러한 모양을 보셨을 겁니다. 포트메리온의 도형상표인데요. 야생화, 과일, 나비, 벌 등 자연을 소재로 한 무늬로 유명한 포트메리온은 독특한 마크의 문양 때문에 인기를 얻고 있었습니다. 그릇에 꽃무늬나 과일이 그려진 그림만 봐도 어느 회사 제품인지 알아차릴 정도로 출처 표시로 인정되었죠.

A의 그릇 디자인

그러던 중 A가 꽃 모양과 잎 디자인을 동일한 위치에 동일한 크기로 그릇에 표시한 채 사용하고 있는 것을 발견하게 됩니다. A는 당연히 꽃과 잎 모양을 디자인적으로 사용했다고 주장하고 출처표시로 사용하지 않았다고 주장합니다.

하지만 포트메리온의 유명함에 편승하려는 목적으로서 A는 단순히 디자인으로만 사용되는 것은 아니고 다른 상품과 구별하는 식별표지로서도 사용되는 것으로 인정되어 디자인과 상표가 배타적인 관계에 있지 않음을 다시 한번 보여주었습니다.

2. 심판 종류에 따라 상표적 사용 판단 기준이 달라질 수 있다

여기서 살펴볼 심판은 상표법 제119조 제1항 제3호의 불사용취소심판과 상표법 제121조의 권리범위확인심판입니다. 두 심판 모두 상표적 사용 여부를 판단하게 되는데요. 두 심판의 존재 의의는 다음과 같습니다.

불사용취소심판은 상표권자의 상표 사용을 장려하기 위해, 권리범위확인심판은 분쟁의 조속한 해결을 위해 존재합니다.

따라서 불사용취소심판에서는 상표적 사용을 엄격하게 판단하지 않는 반면 권리범위확인심판은 침해여부 판단의 유력한 증거가 되므로 피고의 상표적 사용을 엄격하게 판단합니다. 아래의 법랑냄비 사건에서 한 눈에 알아볼 수 있습니다.

법랑냄비의 도형 상표

2012후3206 법랑냄비 사건
불사용취소심판제도는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 목적이 있으므로, '등록상표의 사용' 여부 판단에서는 상표권자 등이 자타상품 식별표지로서 사용하려는 의사에 터 잡아 등록상표를 사용한 것으로 볼 수 있는지가 문제될 뿐 일반 수요자나 거래자가 이를 상품의 출처표시로서 인식할 수 있는지는 등록상표의 사용 여부 판단을 좌우할 사유가 되지 못한다.

법랑냄비 옆면에 그려진 꽃 모양은 법랑냄비의 도형상표입니다. 이와 같은 문양은 체코어로 양파꽃 이라는 의미가 있는 쯔비벨무스터라고 불리는 문양으로, 1740년경부터 유럽지역에서 사용되기 시작하여 지금까지 거의 변화없는 디자인으로 유럽 지역을 비롯해 전 세계에서 널리 사용되고 있는 문양입니다.

법랑냄비는 이와 같은 문양을 사용하는 B에게 권리범위확인심판을 청구했고 꽃 모양 상표를 디자인적으로 사용하는 것이 아닌 상표적으로 사용을 하고 있다고 주장합니다.

그 근거가 바로 불사용취소심판에서 꽃모양 상표를 옆면에 표시하여 사용한 실적이 상표 사용으로 인정받아 취소되지 않은 점을 들었는데요. 이와 마찬가지로 권리범위확인심판에서도 상표적 사용이 인정되어야 한다고 함께 주장합니다.

하지만 불사용취소심판은 그 상표의 불사용에 대한 제재를 가하려는 목적인 바 상표적 사용을 엄격하게 판단하지 않고 상표권자가 자타상품 식별표지로서 사용하려는 의사가 인정되어 상표 사용으로 본 것입니다.

반면에 상표권의 권리범위확인심판에서는 확인대상표장에 대하여 그 표장과 동일 또는 유사한 등록상표의 상표권의 효력이 미치는가 여부를 거래상 상품 출처의 오인·혼동의 염려가 있는지 여부에 의하여 확정하는 것이므로, 애당초 일반 수요자나 거래자가 확인대상표장을 장식용 디자인으로 인식할 뿐 상품의 출처표시로서 인식하기 어렵다면 확인대상표장이 상표로서 사용된 것이라고 볼 수 없습니다.

결론적으로 쯔비벨무스터와 같은 문양은 냄비에 대해 디자인적으로 사용한 것이 인정되어 해당 권리범위확인심판은 기각이 됩니다.

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불사용취소심판에서 상표적 사용이 인정되었다고 해서 반드시 다른 심판에서도 같은 결과가 나온다고 장담하면 상당한 사건 부담 비용이 들 수 있는 점을 고려해보면 좋을 것 같습니다.

지금까지 코기별이었습니다.