상표를 계속 사용해왔으면 식별력을 취득할 수 있다, '몬테소리' 사건

안녕하세요. 코기별입니다.

기술적 표장과 같은 식별력이 없는 표장은 특정인에게 독점권을 부여할 수 없기 때문에 등록을 받지 못합니다.

하지만 예외적으로 그 상표를 오랜 기간동안 사용하여 특정인의 출처 표시로 인식되었다면 등록이 가능할 수 있는데요.

지금부터 사용에 의한 식별력 취득에 대해 알아보겠습니다.

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1. 사용에 의해 식별력을 취득하는 게 무엇일까

상표법 제33조 [상표등록의 요건]
② 제1항제3호부터 제7호까지에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있다.

상표법 등록요건에 있어서 중요한 요소 중 하나는 등록받고 싶어하는 상표의 식별력입니다. 즉, 출처표시로서 기능을 하고 자기와 타인의 상품을 식별할 수 있는 힘이 있어야 합니다. 이러한 기능이 없다면 보호할 만한 가치가 없기 때문에 등록을 불허하고 있죠.

상표를 사용함으로써 식별력을 취득하여 등록받을 수 있는 법리는 상표법 제33조 제2항에 기재된 예외조항입니다. 상표법 제33조 제1항제3호부터 제7호에 해당하는 상표는 흔히 말하는 식별력이 없는 표장들에 해당하여 원칙적으로 등록받을 수 없지만 이와 같은 표장을 특정인이 계속 사용함으로써 상표 출원 전에 출처표시로 인식하게 된 경우 예외적으로 등록을 허락해줍니다. 상표의 사용주의적 요소를 가미한 규정이죠.

2. 몬테소리 사건의 개요

몬테소리를 출원한 한국몬테소리 회사

아이를 가지고 있는 부모라면 몬테소리 교육에 대해 들어보셨을 겁니다. 이처럼 ‘몬테소리’ 및 ‘MONTESSORI’라는 단어는 유아교육 관련 업계 종사자 및 거래자는 물론 일반 수요자들 사이에서도 특정 유아교육법 이론 내지 그 이론을 적용한 학습교재·교구를 지칭하는 것으로 널리 인식·사용되고 있었습니다.

따라서 '몬테소리'라는 단어는 자타상품의 출처표시로서 식별력이 있다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지도 아니하므로 등록받을 수 없는 것이 원칙입니다.

하지만 한국몬테소리 회사는 사용에 의한 식별력 취득을 주장했고 예외적으로 등록이 허용되었습니다.

3. 사용에 의한 식별력은 출원인의 실적만 고려한다

한국몬테소리 회사 외에 타인들이 사용한 표장들

한국몬테소리 회사는 본인들이 '몬테소리'라는 단어를 사용해온 사실이 아니라 타인들도 '몬테소리'를 교육업에 사용하고 있기 때문에 그 단어는 식별력이 있다고 주장했습니다.

하지만 사용에 의한 식별력 취득 효과는 실제 사용자에게 귀속되는 것이므로, 원칙적으로 '출원인의 상표사용 실적'을 기준을 판단합니다. 단, 경우에 따라 출원인이 출원 전에 실제 사용자로부터 그 상표에 관한 권리를 양수할 가능성이 있는 경우 출원인 외 실제 사용자의 상표 사용실적을 고려하여 사용에 의한 식별력을 구비했는지 판단할 수 있기도 합니다.

따라서 타인들이 아무리 몬테소리라는 단어를 교육업 등에 사용해왔을지라도 본인이 사용한 실적이 아니라면 사용에 의한 식별력 취득의 사용실적으로 고려할 수 없다는 것입니다.

결국 '몬테소리' 상표는 출원인의 사용 실적만을 가지고는 해당 지정 상품에 수요자 사이에서 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되었다고 할 수 없어 그 등록이 무효화됩니다.

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상표 등록을 고민하는 분들이면 그 상표가 식별력이 없는 기술적 표장 등인지 먼저 확인하실 겁니다. 만약 없다면 몬테소리 사건처럼 사용에 의한 식별력 취득을 주장할 수 있겠죠.

일반 거래시장에서 해당 단어가 만연하게 쓰여 식별력이 있다고 느껴질지 몰라도, 출원인 본인이 사용했던 실적이 아니라면 고려될 수 없음을 반드시 알아가시면 좋을 것 같습니다.

지금까지 코기별이었습니다.