누군가 내 상표를 허락 없이 쓰고 있을 때 어떻게 해야할까?

안녕하세요. 코기별입니다.

본인 회사의 상표를 누군가 몰래 쓰고 있는 걸 본다면 어떻게 해야할지 모르는 분들이 계십니다.

이번 시간에는 상표권자의 상표가 도용되고 있을 때 적절한 조치 방법을 알아보겠습니다.

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1. 서면 경고를 할 수 있다.

상표를 사용 중인 자에게 내용 증명을 통해 경고장을 송부할 수 있습니다. 등록된 상표권임을 밝히고 사용 중인 상표와의 유사 정도, 지정 상품과의 유사성, 수요자의 출처 혼동 염려 등을 기재할 수 있습니다.

서면 경고의 효과는 상대방의 고의성을 만들어낼 수 있습니다. 상대방의 고의적 사용이 인정되면 법정손해배상과 더불어 민·형사상 처벌의 강도도 높아집니다.

그런데 등록된 상표권이 아닌 아직 출원 중인 상표라면 다음과 같은 청구권을 행사할 수 있습니다.

2. 출원 중인 상표를 보호하기 위해 손실보상청구권을 행사할 수 있다.

상표법에서는 상표권자의 손실보상청구권(상표법 제58조)을 인정합니다. 손실보상청구권은 출원상표와 동일·유사한 상표의 제3자 사용으로 인해 상표등록 전 발생한 출원인의 업무상 손실을 보전하기 위한 금전적 청구권입니다. 출원상표의 조기보호 위함인데요.

본 청구권을 행사하기 위해선 서면 경고가 필수적입니다. 고의 추정에 관한 상표법 제112조가 준용되지 않기 때문이죠. 원칙적으로 출원공고 후 서면경고가 가능하나, 출원공고 전이라도 출원서 사본을 제시하여 서면경고를 할 수 있습니다.

경고 후 상표권 설정등록시까지의 기간 동안 정당권원 없는 제3자의 계속적인 상표 사용이 있다면, 그 기간 동안의 손실을 보상받을 수 있습니다. 단, 상표권 설정등록 후에만 본 청구권을 행사할 수 있는 사실을 반드시 알아두셔야 합니다.

3. 등록된 상표권을 보호하기 위해 민·형사상 조치를 할 수 있다.

첫째, 민사상 조치로서 침해금지청구와 침해예방청구를 할 수 있습니다.(상표법 제107조) 즉, 정당권원 없는 제3자의 상표 사용을 직접적으로 제한할 수 있는 규정입니다. 그리고 손해배상청구(상표법 제109조)를 할 수 있습니다. 이는 침해한 자에 대해 자기가 받은 손해의 배상을 청구할 수 있는 규정으로서 침해금지청구와 함께 청구하는 경우가 많습니다. 그 밖에 상표권자의 업무상 시용을 떨어뜨린 경우 그 신용회복을 위하여 필요한 조치인 신용회복청구(상표법 제113조)와 가압류, 침해금지가처분 신청도 할 수 있습니다. 민법 제741조의 부당이득반환청구도 가능하고 민법 750조의 손해배상청구권 행사도 가능합니다. 증거인멸방지를 위한 증거보전 신청도 진행할 수 있습니다.

둘째, 형사상 조치로서 침해죄(상표법 제230조)로 상대방을 고소하여 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금형을 받게 할 수 있습니다. 침해죄가 인정되기 위해선 고의가 존재해야 하므로 서면경고를 해두는 게 좋습니다. 그 밖에 침해행위로 인해 생긴 상표나 상품 등을 몰수할 수 있고(상표법 제236조) 법인 관련하여 양벌규정(상표법 제235조) 또한 적용할 수 있습니다.

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4. 요약

1) 상표 침해 문제가 생기면 서면 경고를 미리 해두는 것이 좋다.

2) 출원 중인 상표는 손실보상청구권, 등록된 상표는 각종 민·형사상 조치를 취할 수 있다.

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지금까지 코기별이었습니다.