동업자가 몰래 상표를 먼저 등록받았어요, 상표 등록요건 8편

안녕하세요. 코기별입니다. 이번 시간에는 사업을 하고 있는 분들께 일어날 수 있는 일을 소개하려고 합니다.

사업을 혼자도 할 수 있지만 보통 여럿이서 같이 하는 경우가 많은데요. 함께 일하는 사람이 회사의 명칭을 상표로 몰래 출원하여 등록받은 경우를 겪거나 들어본 적 있을 겁니다. 이럴 때 어떻게 해야할지 난감할텐데요. 다행히 상표법에서 이를 방지하고 있습니다. 함께 보시죠.

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1. 동업 등의 관계를 통해 알게된 타인의 상표는 등록받을 수 없다.

상표법 제34조 [상표등록을 받을 수 없는 상표]
① 제33조에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다.
  20. 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표

본 호에 따라 계약관계 등의 관계를 통해 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 출원한 상표는 등록받을 수 없습니다. 심사관이 이를 미처 알지 못하고 등록을 시켜준 경우 당연히 무효사유가 될 수 있습니다. 상표등록을 받을 수 있는 권리자가 아닌 사람이 신의성실의 원칙에 위반하여 등록받는 것을 막기 위함이죠. 이제 막 시작하는 스타트업 회사에서 외주 맡긴 업체 직원이 스타트업 회사의 상표가 등록되지 않은 것을 보고 미리 출원하여 선점하려는 경우도 본 호의 거절이유에 해당합니다.

2. 적용 요건은 무엇일까

 1) 동업·고용 등 계약관계나 거래관계 또는 그 밖의 관계

심사 실무상 문서를 통해 정식으로 동업관계 등이 이뤄진 경우 뿐만 아니라, 기타 계약관계나 거래관계가 증명되는 때에 해당하는 것으로 봅니다. 그 밖의 관계는 당사자 사이 일정한 신의관계가 형성된 상태를 말합니다.

몇몇 분들이 계약관계 유지요부를 물어보시는데, 상표 출원시 거래관계 등이 소멸한 경우에도 과거의 거래관계 등으로 인용상표를 인식할 수 있는 경우 본 호에 해당할 수 있습니다. 즉, 과거의 거래관계로도 본 호로 상표 등록을 무효화할 수 있습니다.

 2) 타인이 사용하거나 사용 준비 중인 상표임을 알고 있을 것

여기서 말하는 타인이란 상표등록을 받을 수 있는 권리자를 뜻하는데, 그 판단기준을 설시한 판례가 있습니다.

2019후10739 장보고 사건
타인과 출원인 중 누가 선사용상표에 관하여 상표등록을 받을 수 있는 권리자인지는 타인과 출원인의 내부관계, 선사용상표의 개발·선정·사용 경위, 선사용상표가 사용 중인 경우 그 사용을 통제하거나 선사용상표를 사용하는 상품의 성질 또는 품질을 관리하여 온 사람이 누구인지 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다.

문제가 되었던 장보고 상표

이 사건은 수산업에 종사하는 동네 이야기입니다. 비료공장을 준공하고 이에 관한 비료생산업 등록을 마친 수산업협동조합은 위의 '장보고'라는 상표를 등록받지 않은 채 비료에 표기하여 사용하고 있었는데요. 이 공장에 관한 경영을 위탁받아 공장을 이용하여 유기질 비료를 제조 및 판매하던 A 회사가 제품에 표시되어 있던 '장보고'를 출원하여 등록받았던 것입니다.

하지만 A회사는 수산업협동조합에 대해 품질검사 통보의무도 있고, 수산업협동조합은 제품에 대한 업무지도권 및 사용 통제, 비료의 품질을 관리할 권한이 인정되어 상표 '장보고'에 화체된 신용이나 고객흡인력은 수산업협동조합에게 귀속되므로 상표등록을 받을 수 있는 권리자는 수산업협동조합으로 인정되었습니다.

결국 A회사와 수산업협동조합의 계약관계가 인정되는 점, 수산업협동조합이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표를 A회사가 출원하여 등록받았기 때문에 해당 상표이 등록은 무효가 되었습니다.

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이처럼 계약관계였던 거래처가 본인 회사의 상표를 출원하여 등록받았다면, 계약관계를 증빙할 수 있는 서류와 상표등록을 받을 수 있는 권리자가 본인임을 증명할 수 있는 요소들을 준비하여 대응해야 합니다.

지금까지 코기별이었습니다.