상표 등록요건 5편, 아웃백 상표를 러브호텔에 사용했다고?

안녕하세요. 코기별입니다.

이번 시간에는 저명 상표와 비슷한 상표는 등록받을 수 없는 구체적인 이유와 어떤 상표가 저명한 상표에 해당하는지 설명드리겠습니다.

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1. 저명상표와 혼동을 일으키게 한다면 등록받을 수 없다.

상표법 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표)
① 제33조에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다.
  11. 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표

상표법 제34조 제1항 제11호에서 저명상표와 혼동을 일으키는 상표의 등록은 불허하고 있습니다. 일반 수요자에게 저명한 상품이나 영업과 출처에 혼동이 일어나는 것을 방지하기 위함인데요. 거래사회를 위한 공익적 취지라고 할 수 있습니다. 한 가지 사건을 예시로 들어드리겠습니다.

MCM 상표

MCMC 상표

MCM은 가방, 지갑 등 액세서리류에 있어서 남녀노소 불문하고 유명한 상표입니다. 상표법에서 이를 저명상표라고 합니다. 반면 MCMC는 일반 수요자에게 그렇게 많이 알려지지 않은 상표인데요. 양 상표의 지정상품이 핸드백, 가방, 서류가방 등으로 유사하고 수요자 층이 중복되었으며 앞부분 발음이 엠씨엠으로 동일한 점을 근거로 소비자는 MCMC를 보고 MCM을 쉽게 연상할 수 있기 때문에 출처 혼동 우려가 있어 MCMC 상표의 등록은 무효가 되었습니다.

2. 어떤 상표가 저명상표일까

쉽게 생각하면, 남녀노소 불문 연령대와 성별에 상관 없이 해당 상표를 알고 있어야 합니다. 판례는 구체적인 판단기준을 제시했는데요.

2019후11787 허니버터아몬드 사건
저명상표인지는 상표의 사용, 공급, 영업활동의 기간, 방법, 태양 및 거래범위 등을 고려하여 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐를 기준으로 판단하여야 한다.

즉, 상표를 얼마나 오랜 기간 동안 사용했는지, 어떠한 방식으로 사용했는지 등 구체적인 사용량과 태양을 판단합니다.

허니버터아몬드 사건의 경우, 2014년도 당시 SNS을 통해 허니버터칩이 많은 인기를 얻고 허니버터아몬드도 함께 급속도로 유명해졌습니다. 하지만 해당 판결이 있던 당시까지 해당 상표를 사용한 기간이 다른 저명상표에 비해 짧았고, 허니버터아몬드와 같은 허니버터를 쓰는 상표도 많아지고 있었기 때문에 사용한 방식도 문제가 되었습니다. 결론적으로 허니버터아몬드는 저명상표라고 인정받지 못하게 되었죠. 이 사건을 통해 알 수 있는 점은 저명상표인지 판단할 때 사용기간이 중요한 고려요소인 것을 알 수 있습니다.

3. 저명상표의 희석화와 그 방지책

저명상표의 식별력과 명성을 희석화시킬 염려가 있는 상표는 역시나 등록을 받을 수 없는데요. 저명상표의 상품표지나 영업표지로서의 출처표시 기능을 손상시키기 때문입니다. 

예를 들어, 어떤 좋은 이미지나 가치를 가진 저명상표를 부정적인 이미지를 가진 상품이나 영업에 사용함으로써 그 상표의 좋은 이미지나 가치를 훼손하는 경우를 말합니다. 사건 하나를 소개시켜드리겠습니다.

아웃백의 상표

아웃백 상표를 변형하여 사용한 상표

아웃백 스테이크 하우스 상표는 1988년도부터 사용한 저명상표입니다. 하지만 OUTBACK 문자 위의 산 모양 도형을 나체 여성이 누워있는 듯한 선정적인 형상으로 변형하여 퇴폐적인 러브호텔에 사용함으로써 아웃백의 좋은 이미지와 가치를 손상시켰고, 대법원은 사용 상표에 대해 표장 사용을 금지했고 손해배상금까지 지불하라고 판결했습니다.

변리사의 입장에서 저명상표의 희석화 방지를 위해 부정경쟁방지법 제2조 제1호(다)목과 제4조 사용금지청구, 제5조 손해배상청구, 제6조 신용회복청구를 함께 청구하는 것도 유리하다고 말씀드리고 싶습니다.

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4. 요약

1) 저명상표와 혼동을 일으킬 염려가 있는 상표는 등록받을 수 없다.

2) 저명상표인지 판단할 때 상표의 사용기간이 중요한 고려 요소다.

3) 저명상표의 희석화를 주의하자.

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지금까지 코기별이었습니다.