상표 사용 경고장 받았을 때 어떻게 해야할까?

안녕하세요. 코기별입니다.

저번 시간에는 상표권자 입장에서 생각해 보았다면, 이번엔 상표를 사용하는 사람 입장에서 조치를 알아보겠습니다.

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1. 효력제한 사유를 주장하자

상표법 제90조[상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위]
① 상표권(지리적 표시 단체표장권은 제외한다)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 효력이 미치지 아니한다.
  1. 자기의 성명, 명칭 또는 상호, 초상, 서명, 인장 또는 저명한 아호, 예명, 필명과 이들의 저명한 약칭을 상거래 관행에 따라 사용하는 상표
  2. 등록상표의 지정상품과 동일, 유사한 상품의 보통명칭, 산지, 품질, 원재료, 효능, 용도, 수량, 형상, 가격 또는 생산방법, 가공방법, 사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표
 3. 입체적 형상으로 된 등록상표의 경우에는 그 입체적 형상이 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 식별할 수 없는 경우에 등록상표의 지정상품과 동일, 유사한 상품에 사용하는 등록상표의 입체적 형상과 동일, 유사한 형상으로 된 상표
  4. 등록상표의 지정상품과 동일, 유사한 상품에 대하여 관용하는 상표와 현저한 지리적 명칭 및 그 약어 또는 지도로 된 상표
  5. 등록상표의 지정상품 또는 그 지정상품 포장의 기능을 확보하는 데 불가결한 형상, 색채, 색채의 조합, 소리 또는 냄새로 된 상표

효력제한 사유는 말 그대로 상표권자의 상표권의 효력을 제한하는 규정입니다. 상표권자에게 그 권리를 독점적으로 부여하는 것이 적절하지 않다고 인정하여 상표권의 효력이 미치지 않도록 규정한 것인데요. 등록상표권의 금지적 효력을 받지 않고 자유로이 사용할 수 있게 해 줍니다.

분리인식 가능한 상표, "매직블럭 사건"

만약 결합상표로 사용하는 경우, 그 전체뿐만 아니라 그중 분리인식될 수 있는 일부만이 효력제한 사유에 해당하더라도 상표권의 효력은 미치지 않습니다. 매직블럭은 장기간 동안 다수의 인터넷 쇼핑사이트에서 '청소용(세척용) 스펀지'를 지칭하는 명칭으로 사용되어 왔고 세척용 스펀지에 대해 관용표장에 해당하게 되었습니다. 따라서 매직블럭을 분리하여 관찰한 결과 효력제한사유에 해당하여 상표를 자유롭게 사용할 수 있었습니다.

상표법 제90조 제1항 각호의 규정들에 대해 간단하게 소개하겠습니다. 1호는 성명권 및 상호권을 보호하고, 2호는 보통명칭 또는 기술적 표장에 대한 자유로운 사용을 보장하며, 3호는 입체적 형상을 보호, 4호는 관용표장과 현저한 지리적 명칭 보호, 5호는 기능성이 있는 부분에 대한 자유 사용을 보장합니다.

2. 권리남용을 주장하자

권리남용이란 상표의 기능을 일탈하는 행위를 말합니다. 상표는 특허 등과 달리 창작이 아닌 선택으로 권리가 부여되며 상표 브로커가 만연해있다는 점에서 권리남용 문제가 중요해지는데요. 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되는 경우 권리남용에 해당합니다.

예를 들어, 무효로 될 것이 명백한 상표권 같은 경우 착오로 등록되었을 가능성이 높기 때문에 이러한 권리를 행사하는 것은 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 할 수 있습니다. 

그 밖에 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻을 목적으로 형식상 상표권을 취득한 경우 등 그 상표의 등록출원 자체가 부정경쟁행위를 목적으로 한다면 권리남용에 해당합니다.

3. 무효사유나 취소사유를 찾자

경고장을 받게 되면 등록상표임을 밝힐 텐데 그 등록상표의 무효사유나 취소사유를 찾아 권리남용임을 주장할 수 있습니다. 

지난 시간에 살펴보았던 상표법 제33조와 제34조 등에 위반되는 상표인지 알아보고 상표법 제119조의 취소사유를 찾아 법적으로 보호받을 만한 가치가 없는 상표임을 주장하는 것도 하나의 방법입니다.

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상표 사용 경고장은 정당한 권리자에게 받는 경우가 많지만 상표 브로커에 의해 받는 경우도 있습니다. 당황하여 바로 돈을 보내거나 합의를 하지 마시고 해당 상표가 등록된 절차를 확인하여 사용의사가 있는 상표인지, 혹은 효력제한 사유가 있는 상표를 사용하고 계신 건 아닌지 살펴보시길 바랍니다.

지금까지 코기별이었습니다.