상표 등록요건 1편, "락스가 원래 상표였어?" 보통명칭에 대해 알아보자

안녕하세요. 코기별입니다.

이번 시간부터 상표의 등록요건에 대해 알아보도록 하겠습니다. 상표등록의 요건은 제33조와 제34조에 규정되어 있고, 제33조 제1항 제1호부터 보도록 하겠습니다.

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1. 상표의 등록요건 - 보통 명칭이 아닐 것

상표법 제33조(상표등록의 요건)
① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있다.
  1. 그 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표

보통명칭이란 그 지정상품을 취급하는 거래사회에서 그 상품을 지칭하는 것으로 실제로 사용되고 인식되어 있는 일반적인 명칭·약칭·속칭을 말합니다. 보통명칭은 식별력이 없고 특정인에게 독점권을 부여하면 거래계에 혼란을 초래하기 때문에 상표법은 이와 같은 상표의 등록을 불허하고 있습니다.

단, 일반 수요자들이 보통명칭으로 인식할 우려만으로는 부족하고 실제 거래계에서 상품의 보통명칭으로 사용되고 있을 것을 요구합니다. 

상표권자가 힘들게 등록받은 상표인데 보통명칭으로 인식된다고 등록을 무효시키면 억울할 수 있기 때문에 보통명칭인지 여부는 상표권자의 이익과 상표의 신용에 따른 일반 수요자의 이익을 희생하면서까지 인정해야 할 만한 예외적인 경우인지 신중하게 판단해야 할 것입니다.

2. 보통명칭화를 주의하자

보통명칭이 되어버린 락스와 대일밴드

보통명칭화란 처음에는 식별력이 있던 상표가 상표관리 소홀 등으로 식별력을 상실한 결과 특정 상품의 보통명칭이 되는 현상을 말합니다. 권리 위에 잠자는 자는 보호할 수 없다는 취지입니다.

그 유형으로는 ① 상표명이 저명해져 해당상품의 대명사로 된 경우, ② 신제품의 상표가 유명해져 보통명칭으로 잘못 인식된 경우, ③ 상표관리소홀로 동종업자가 사용한 결과 보통명칭화 된 경우, ④ 상품명이 길고 불편하여 상표가 상품명으로 사용되는 경우가 있습니다.

예를 들어, 운전을 하시는 분이라면 자동차의 클락션을 아실 겁니다. 클락션은 사실 자동차 경적을 생산하는 제조회사의 상표명이었는데요. 이 상표가 자동차 경적 산업 내에서 유명해지면서 사용된 상표가 그 상품을 지칭하는 명칭으로 되어버린 것입니다.

또한 우리가 흔히 욕실 청소를 사용할 때 쓰는 락스도 미국의 클로락스 회사가 만든 제품을 뒤의 두 음절로만 부르다가 락스로 상품을 약칭하는 보통명칭이 되었고, 그 밖에 반창고를 뜻하는 대일밴드 사, 이산화탄소의 고체 형태인 드라이아이스 사, 체성분 검사하는 인바디 사와 포클레인, 호치케스 등이 있습니다.

상표가 등록되었다가 상표권자의 부주의로 보통명칭이 된 경우, 제 3자에 의해 등록이 무효로 될 수 있으니 보통명칭화를 주의해야 할 텐데요. 그 방지책에 대해 소개하겠습니다.

3. 보통명칭화를 막으려면 어떻게 해야 할까?

① 상표를 소유격으로 사용하지 않고 상품명과 병기해 형용사적으로 사용하기

예를 들어, '삼성 갤럭시의 디자인'이 아니라, '삼성 갤럭시 핸드폰의 디자인'이라고 기재하여 핸드폰에 대한 상표임을 알려야 합니다. 그렇지 않으면 몇 백 년 후 핸드폰을 지칭하는 단어는 삼성 갤럭시가 될 수 있을 지도 모릅니다.

② 등록상표임을 표시할 것

등록상표임을 표시하는 맥도날드와 나이키

상품에 기재된 상표를 보면 Ⓡ, ™과 같은 기호를 보셨을 겁니다. R은 Registered의 약자로 등록되었다는 의미이고 TM은 Trade Mark의 약자로 상표라는 뜻입니다. 이러한 기호를 상표권자의 상표 옆에 병기한다면 일반 소비자는 상표라고 인식할 것이므로 보통명칭화를 방지하는 가장 효율적인 방법이라고 할 수 있습니다.

③ 제 3자의 무단 사용에 대해 철저히 권리를 행사 및 사전류나 백과사전류에 당해 상표가 상품명으로 사용될 시 삭제요구

제 3자가 당해 상표를 보통명칭으로 무단 사용한다면 사용금지나 침해금지 요청을 해야 할 것이고, 위키백과와 같은 사전류 웹사이트에도 보통명칭처럼 사용되고 있는 걸 확인한다면 삭제요구를 해야 할 것입니다.

4. 보통명칭화의 효과

등록받을 당시엔 보통명칭으로 인식되어 있지 않아 등록받은 상표가 상표권자의 관리소홀로 보통명칭이 되었다면, 후발적 무효사유가 되어 무효심판이 제기되었을 시 등록이 무효로 될 수 있습니다. 그리고 상표의 유사판단 시 요부관찰을 적용할 때 보통명칭화된 부분은 요부로서 작용할 수 없으며, 상표적 사용에 해당하지 않아 추후에 불사용취소심판의 대상이 될 수 있습니다. 또한 보통명칭화된 부분은 효력제한 사유가 되어 해당 부분을 사용하는 제 3자에게 상표권자의 상표권 효력이 제한되어 자신의 권리를 주장할 수 없습니다.

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5. 요약

1) 상표권자는 자신의 상표가 보통명칭화되지 않기 위해 노력해야 한다.

2) 후발적 보통명칭화가 된다면 상표권자의 권리가 상당히 제한된다.

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본인이 등록한 상표가 있다면 당연히 보통명칭이 되는 걸 경계해야겠죠? 상표법은 권리 위에 잠자는 자를 가만히 내버려두지 않습니다. 

지금까지 코기별이었습니다.